В соответствии с подп.2 п.1 ст. 1483 ГК РФ «Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами».
Отказ в представлении правовой охраны товарному знаку, основанный на том, что заявленное обозначение воспроизводит общепринятый термин, достаточно не редко применяется на практике. Тем не менее, проблемы применения данного основания остаются непроработанными в методологии Роспатента.
Не смотря на то, что обозначения, подпадающие под данное основание для отказа также являются разновидностью описательных обозначений, не обладающих различительной способностью и в силу чего к ним применяются те же требования, что и к остальным обозначениям подобного рода (оценка происходит на дату приоритета, обозначение должно напрямую воспроизводить термин, а не через ассоциации и т.д.) тем не менее, они обладают и определенной свойственной только им особенностью.
В соответствии с п. 2.3.2.2 Правил «К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники».
В отличие от остальных разновидностей описательных обозначений, значение общепринятого термина совершенно не обязательно должно быть известно широкому кругу потребителей. Достаточно чтобы оно было устоявшимся среди определённого круга специалистов конкретных областей науки и техники, связанных с производством товаром или оказанием услуг, в отношении которых испрашивается охрана товарного знака. И наоборот, даже в случае, если обозначение способно восприниматься широким кругом потребителей в качестве описательного обозначения, но не используется в специализированной лексике, его нельзя относить к термину.
Так, например, суд отменил решение Палаты по патентным спорам, которым было отказано в регистрации словесного товарного знака «GRADUS», заявленного в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольная продукция). Данное решение Палаты было мотивированно тем, что указанное словесное обозначение является термином, который используется в алкогольной промышленности при измерении крепости спиртосодержащей продукции. Однако, как было установлено судом, в нормативной и специализированной литературе понятие «градус» не используется. Крепость спиртосодержащей продукции измеряется не в градусах, а в процентах (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.10.2006 г. по делу № А40-39325/06-110-316).
В данном случае необходимо учитывать общепринятое определение термина «Термин (позднелат. terminus — термин, от лат. terminus — предел, граница), слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с др. понятиями в пределах специальной сферы. Т. служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определённой терминологии. В отличие от слов общего языка, Т. не связаны с контекстом» (Третье издание «Большой советской энциклопедии», издат. «Советская энциклопедия», 1978 г. в 30 т.). «Термины – наиболее важная часть специальной лексики, они создаются специалистами. Использование терминов контролируется в процессе составления специальных – терминологических словарей. В них уточняется понятие, которое вкладывается в тот или иной термин» (Материалы сайта Института иностранных языков http://webknow.ru).
В этой связи основным источником, который позволяет отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.
Именно в таком духе суд рассмотрел дело по товарному знаку «ШЕФ-ПОВАР».
Словесный товарный знак «ШЕФ-ПОВАР» был зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ (продукты питания, напитки). В Палату по патентным спорам поступило возражение против представления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное тем, что данное словесное обозначение, означающее «специалист по приготовлению пищи», представляет собой общепринятый термин. Решением Палаты по патентным спорам в удовлетворении возражения было отказано.
Суд оставил в силе решение Палаты и при этом отметил следующее: «Заявителем не приведено ни одного терминологического словаря, где бы содержалось словосочетание «ШЕФ-ПОВАР», не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что среди специалистов, занимающихся производством товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, используется такой термин как ШЕФ-ПОВАР» (Решение Арбитражного суда г. Москвы 07.04.200 г. по делу № А40-2659/08-93-15). Суд, применив определение термина, приведённого в Большой советской энциклопедии, указал, что «Термины применяются в специальной лексике, создаются специалистами, приводятся в специальных терминологических словарях» (См. там же.). Суд исследовал специализированные словари в области пищевой промышленности, ГОСТы и отметил, что в них отсутствует такой термин как шеф-повар. При этом суд отклонил ссылку заявителя на Классификационный справочник должностей руководителей, специалистов, и других служащих (Утверждён Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37), предназначенный для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений на предприятиях, в котором фигурировало определение должности «шеф-повар». Суд посчитал, что данный нормативный акт не устанавливает специальную лексику и не может подтверждать тот факт, что среди специалистов обозначение «ШЕФ-ПОВАР» используется в качестве устойчивой лексической единицы.
Таким образом, при решении вопроса о том, является ли обозначение термином, необходимо исследовать только те его значения, которые приводятся в специализированной литературе соответствующей отрасли производства.
Рассматривая данное дело суд пришёл ещё к одному важному выводу – при рассмотрении вопроса о том, является ли обозначение термином, необходимо учитывать перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана. Действительно, не смотря на то, что данное требование прямо не предусмотрено в п.1 ст. 1483 ГК РФ, это условие вытекает из самого понятия товарного знака как средства индивидуализации определённых групп товаров и услуг.
Учитывая данное обстоятельство, суд отмечает следующее «Стоит отметить также, что семантика слова «повар» которое означает «специалист по приготовлению пищи», может быть отнесено скорее к услугам 43 класса «обеспечение пищевыми продуктами и напитками, услуги ресторанов, кафе, столовых», которые отсутствуют в регистрации оспариваемого товарного знака» (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2008 г. № 09АП-6127/2008-АК).
Аналогичную позицию суд высказал и по делу, связанному с оспариванием словесного товарного знака «Монетка». Данный товарный знак оспаривался по тому основанию, что обозначение «Монетка» является уменьшительно-ласкательной формой от слова «Монета», которое является термином, означающим металлический денежный знак. Решением Палаты по патентным спорам в удовлетворении возражения было отказано. Суд признал законным данное решение Палаты и при этом отметил следующее: «Данное обозначение (слова монета, монетка) не является термином, который используется в какой-либо области науки или техники. Указания на то, что это словесное обозначение используется в качестве термина в какой-либо области науки или техники в словарно-справочных материалах отсутствует. Доказательства обратного заявитель не представил. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг в области сбыта товаров через посредников (35), сферы общественного питания (42), доставке товаров (39), а также в области инвестирования (36). Доказательства того, что словесное обозначение «Монетка» несёт в себе в восприятии потребителей определённую смысловую нагрузку, характерную исключительно для вышеуказанных областей предпринимательской деятельности, заявителем не были представлены Палате и не представлены суду» (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2005 г. по делу № 09АП-6233/05-АК).
Необходимо также отметить, что термин должен непосредственно относится к тому товару или услуге в отношении которого оспаривается товарный знак. Действительно, нельзя сказать, что монета как денежный знак напрямую связана с торговлей или доставкой товаров, поскольку при оказании данных услуг используются деньги. В данном случае использование понятия монета происходит опосредованно, поскольку данные услуги не связаны с созданием монет или их продажей. Иная ситуация могла бы возникнуть, например, применительно к услугам в области нумизматики связанной непосредственно с коллекционированием и изучением монет.
В качестве примера удачного оспаривания товарного знака по основанию, касающемуся общепризнанного термина, можно привести дело по словесному товарному знаку «ИКМ – 7ТМ», зарегистрированному в отношении товаров 9 класса МКТУ (электроника). Палата по патентным спорам аннулировала данную регистрацию товарного знака. Не согласившись с вынесенным решением, правообладатель обжаловал его в суд.
Суды трёх инстанций отказали в удовлетворении заявления и признали законным решение Палаты. В постановлении кассации было отмечено, в частности, следующее: «Как установлено судами первой и апелляционной инстанции, охраняемый элемент спорного товарного знака «ИКМ» представляет собой используемое в отрасли «Связь» сокращение, созданное на основе первых букв слов общепризнанного технического термина-словосочетания «импульсно-кодовая модуляция» и применяемое производителями при обозначении оборудования цифровых систем передачи плезиохронной цифровой иерархии, а сочетание цифр и букв «7ТМ» указывает на количество тайм слотов в структуре цифрового сигнала и является обозначением модификации конкретного вида оборудования. Таким образом, суды обеих инстанций пришли к правомерному выводу о том, что охраняемый элемент спорного товарного знака является аббревиатурой общепринятого термина» (Постановление ФАС МО от 19.11.2008 г. №КГ-А40/9776-08).
Стремительное развитие международных экономических отношений, глобальных информационных технологий в последние годы ведет к массовому появлению в русской лексике иноязычных терминов. Данное обстоятельство должно учитываться при оценке различительной способности товарных знаков.
Так, например, Палата по патентным спорам признала недействительной представление правовой охраны словесному товарному знаку «СЕО», зарегистрированному в отношении услуг, связанных с проведением семинаров и конференций. Решение было мотивированно тем, что данное обозначение представляет собой аббревиатуру английского словосочетания «Chief Executive Officer», которая означает главный исполнительный директор. Данное словесное обозначение часто используется в названиях конференций, семинаров для указании их статуса (для кого они предназначены). Таким образом, обозначение «СЕО» представляет собой общепринятый термин в данной области.
Не согласившись с решением Палаты, правообладатель обжаловал его в суд. В качестве одного из доводов было указано, что в русских словарях нет термина «СЕО», нет сокращения «СЕО», нет слова «СЕО». Суд не согласился с приведёнными доводами и указал следующее: «Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд обоснованно исходил из того, что обозначение «СЕО» в течении длительного времени использовалось различными лицами для указания на назначения и свойства проводимых ими мероприятий (саммитов, форумов, конференций). Рассматривая слово «СЕО» как лексическую единицу английского языка, суд, сославшись на англо-русские словари, правильно отметил распространённость сокращения английского словосочетания «Chief Executive Officer» — управляющий высшего ранга, главный исполнительный директор. Анализируя сферу применения указанного обозначения, суд обоснованно обратил внимание на то, что оно широко используется в публикациях, в статьях. Также обоснованно суд отметил и то, что обозначение «СЕО» используется при проведении различных саммитов, форумов, конференций, в том числе при проведении встреч на высшем уровне. Исследуя указанные выше материалы, суд обоснованно посчитал, что использование обозначения «СЕО» в средствах массовой информации и специализированных словарях применительно к смежным отношениям, а также в названиях конференций и семинаров позволяет сделать вывод о том, что использование лексической единицы «СЕО» характерно для данной области деятельности. В связи с этим, суд правильно отметил, что обозначение «СЕО» является термином в области проведения публичных мероприятий и обучения» (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2009 г. № 09АП-5638/2009-АК).
Подводя итог приведённой судебной практики, можно сделать следующие выводы:
1) Для того, чтобы определить является ли обозначение общепринятым термином, необходимо установить, является ли данное обозначение устоявшимся среди определённого круга специалистов конкретных областей науки и техники, связанных с производством товаром или оказанием услуг, в отношении которых испрашивается охрана товарного знака;
2) В этой связи основными источниками являются терминологические словари, специализированная литература. При этом не должны приниматься во внимание источники информации, не устанавливающие специальную лексику;
3) Необходимо учитывать перечень товаров (услуг), в отношении которого испрашивается правовая охрана товарного знака. Термин должен непосредственно применяться в науке или технике, связанных с производством тех товаров или услуг, в отношении которых оспаривается товарный знак.
4) Обозначению, воспроизводящему термин на иностранном языке, также должно быть отказано в регистрации при условии, если будут представлены доказательства его применения на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака.
